Nach einer Entscheidung des OLG Frankfurt a.M. <link http: www.lareda.hessenrecht.hessen.de jportal portal t s15 page _blank external-link-new-window>(Beschl. v. 29.02.2012 - Az.: 6 W 25/12) sind die Patentanwaltskosten bei einer Klage auf Erstattung der Kosten für eine Abmahnung wegen einer Markenverletzung stets erstattungsfähig. Dies gelte unabhängig von einer weiteren Prüfung, ob die Hinzuziehung eines Patentanwalts erforderlich gewesen sei.
Es handele sich bei einer Abmahnung wegen Markenrechtsverletzung um eine Kennzeichenstreitsache im Sinne des Markengesetzes.
Die sich ebenfalls mit dieser Thematik beschäftigende Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs betreffe lediglich die – insoweit verneinte – Frage, ob die die Erstattungsfähigkeit von im gerichtlichen Verfahren entstandenen Patentanwaltskosten treffende Regelung des § 140 Abs.3 MarkenG auch (analog) anwendbar sei, soweit es um die Erstattungsfähigkeit vorgerichtlicher Abmahnkosten für einen Patentanwalt gehe.
Die Richter verkannten dabei nicht, dass sich im Einzelfall ein gewisser Wertungswiderspruch ergeben könne, wenn die Kosten des für die kennzeichenrechtliche Abmahnung zusätzlich beauftragten Patentanwalts nach den vom Bundesgerichtshof entwickelten Grundsätzen nicht erstattungsfähig seien, während im nachfolgenden gerichtlichen Verfahren, in dem (nur noch) die Kosten für diese Abmahnung eingeklagt würden, die Kosten des hierfür hinzugezogenen Patentanwalts erstattungsfähig seien.